Nullité d’un modèle de scooter
Le test en 4 étapes du caractère individuel d’un Modèle ; Des différents moyens de comparaison, qui doivent tenir compte de la nature de l’antériorité invoquée
(Image libre de droits issue de la base de données pxhere.com)
Le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé tout récemment au sujet de la nullité d’un dessin ou modèle communautaire relatif au design d’un scooter, appliquant pour ce faire différents critères de comparaison, et ce en fonction de l’antériorité à considérer.
Le modèle en question, déposé en 2010 par une entreprise chinoise, est constitué des six vues suivantes :
Ce modèle fait l’objet d’une action en nullité formée par la société italienne Piaggo & C. SpA, reconnue pour la création et la production des fameux scooters VESPA.
Les motifs de nullité invoqués au soutien de la demande de nullité sont les suivants :
1. défaut de nouveauté et/ou de caractère individuel ;
2. usage d’un signe distinctif antérieur, en l’occurrence « marque de fait » ;
3. Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Ci-après nous étudions le raisonnement du Tribunal sur chacun des trois motifs, qui conduisent à entièrement rejeter l’intervention de la société Piaggo (confirmant ainsi la juridiction préalablement saisie dans sa décision).
1. Le défaut de nouveauté et/ou de caractère individuel
Pour détruire la nouveauté et le caractère individuel de ce dessin ou modèle, Piaggo invoque les divulgations antérieures reproduites ci-dessous et relatives à un de ses scooters VESPA.
Piaggo avance ainsi que ce dessin ou modèle antérieur serait « substantiellement » identique au dessin ou modèle contesté, et produirait la même impression globale, conditions respectivement nécessaires à la « destruction » de la nouveauté et du caractère individuel, et in fine de sa nullité.
Toutefois, la nouveauté est très clairement reconnue par les juridictions de premier et second degrés, au motif que les deux dessins ou modèles présentent des différences allant au-delà de simples « détails insignifiants ». Ce point n’a d’ailleurs même pas été débattu dans la procédure de recours près du Tribunal.
Le Tribunal s’est ainsi focalisé sur la contestation du caractère individuel, mettant en pratique le fameux test en quatre étapes consacré par la jurisprudence de la CJUE :
– détermination du secteur des produits concernés ;
– identification de l’utilisateur averti de ces mêmes produits ;
– analyse du degré de liberté du créateur ;
– comparaison des dessins ou modèles en cause, via l’impression globale produite sur l’utilisateur averti (tempérée par le degré de liberté du créateur).
Concernant le secteur pertinent et l’utilisateur averti
En l’espèce, le Tribunal confirme que le secteur pertinent est bien celui des « scooters » et que l’utilisateur averti est dès lors « la personne qui utilisait un scooter pour ses propres déplacements, qui connaissait les différents dessins ou modèles de scooters existant dans le commerce et qui possédait un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces produits comportaient normalement ».
Il est intéressant à ce sujet de préciser que la société chinoise titulaire du dessin ou modèle contesté a soutenu que le secteur pertinent était plutôt celui de la sous-catégorie des « scooters classiques ». On peut ainsi imaginer que l’utilisateur averti de tels produits serait encore davantage susceptible de détecter des différences portant sur deux types de scooters. Le Tribunal n’y a cependant pas fait suite, avançant le caractère général de la description figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.
Il y a ici lieu de s’étonner dans la mesure où une telle description a normalement une vocation administrative, le même Tribunal ayant d’ailleurs statué en 2017 que « l’objet et l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ne sont déterminés que par les vues qui sont fournies lors de l’enregistrement et ne peuvent être remplacés, ni complétés par la description » (TUE, 21 juin 2017, T-286/16, point 44, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192046&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7300848).
Concernant le degré de liberté du créateur
Le Tribunal confirme par ailleurs le degré moyen de liberté d’un créateur de scooter, lequel est principalement lié « au type et à la fonction du véhicule » se caractérisant par :
– un conducteur avec un buste droit et des jambes pliées à 90 degrés ;
– un repose-pieds central ;
– des roues au diamètre limité ;
– un tablier de protection ;
– un carénage couvrant le moteur.
En conséquence, la liberté de création peut ici « se manifester dans le dessin du tablier, du repose-pieds, du carénage, des garde-boue, de la selle, des roues et dans le dessin et le positionnement des phares ».
Concernant la comparaison des impressions globales :
Pour soutenir l’existence d’une même impression globale, Piaggo met en avant des similitudes portant sur la structure de ses scooters VESPA, au principal :
La forme en X entre le carénage postérieur et le dessous de la selle :
La forme en ? inversée entre le dessous de la selle et le tablier :
La forme en flèche du tablier :
Ces arguments sont balayés par le Tribunal, qui estime qu’ils ne démontrent pas que l’utilisateur averti reconnaîtrait de telles caractéristiques, ni que celles-ci sont bien présentes dans le dessin ou modèle contesté.
Au surplus, les juges considèrent que les différences existantes entre les dessins ou modèles en cause sont nombreuses et significatives, et correspondent bien aux éléments pour lesquels la liberté du créateur peut se manifester.
En effet, ces différences s’appliquent notamment aux phares, tablier, carénage ou encore garde-boues qui, s’ils se caractérisent par des lignes arrondies au sein du dessin ou modèle antérieur, renforcent l’aspect angulaire du dessin ou modèle contesté. Un utilisateur averti de scooters – tel que préalablement défini par le Tribunal – ne peut donc que remarquer ces « impressions contraires ».
Ce premier motif, fondé sur l’existence d’une divulgation antérieure, est donc rejeté.
2. Sur l’usage d’un signe distinctif antérieur
La jurisprudence associée à l’article 25 du Règlement sur les dessins ou modèles communautaires précise qu’un tel dessin ou modèle peut être déclaré nul si le public pertinent considère qu’il y est fait usage d’un signe distinctif antérieur. Il faut pour cela que la législation de l’État membre régissant ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire un tel usage.
Piaggo invoque à ce titre une « marque de fait » – droit italien non enregistré – qui en cas d’usage notoire, pourrait entraîner la nullité d’un signe postérieur.
Or, dans le cadre de l’analyse d’un conflit entre un dessin ou modèle et une marque antérieure, il y a lieu de prendre en considération les moyens de comparaison s’appliquant au droit des marques, et non à celui des dessins ou modèles.
Dès lors, ce n’est pas le test en quatre étapes évoqué plus haut qui s’appliquera, mais l’appréciation d’un risque de confusion entre les signes en cause. Cela implique notamment que c’est le consommateur moyen qui sera pris en compte dans le cadre de cette analyse, et non l’utilisateur averti. Si ce nouveau personnage de référence semble doté d’une vigilance moindre, il convient toutefois de préciser qu’en l’espèce, le Tribunal lui attribue un niveau d’attention élevé (les scooters étant des biens durables et relativement coûteux).
Selon le tribunal, même en faisant preuve d’un tel niveau d’attention, le consommateur moyen ne pourra pas identifier spontanément les supposées similitudes portant sur la structure des scooters VESPA, également invoquées via ce motif.
Le consommateur moyen est en effet encore plus éloigné d’un expert doté de compétences techniques approfondies que l’utilisateur averti.
Ce deuxième moyen ne peut donc efficacement prospérer, selon le Tribunal.
3. Sur l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur
Enfin, Piaggo invoquait des droits d’auteur en vigueur sur les territoires français et italien et portant sur ces mêmes scooters VESPA.
Clairement, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre.
Reprenant pour ce faire les éléments de faits versés au débat dans le cadre des deux premiers motifs analysés plus haut, le Tribunal attribue un « caractère arrondi, féminin et « vintage » » à l’aspect global et à la forme des scooters VESPA.
Or, ce dernier motif sera également rejeté, les juges considérant qu’un tel caractère ne peut pas se retrouver dans le dessin ou modèle contesté, qui « présente plutôt des lignes à l’aspect angulaire ».
Ici, le « canevas » de comparaison est bien moins strict puisque c’est la protection par le droit d’auteur qui s’applique, ce qui laisse une plus grande place à la subjectivité. Il convient « simplement » de constater l’éventuelle reprise des éléments caractérisant l’originalité du droit d’auteur invoqué : l’aspect « arrondi, féminin et « vintage » » des scooters VESPA ne semble effectivement pas présent dans le modèle en cause.
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Bien que les différents motifs formulés à l’appui de la demande en nullité présentée par la société Piaggo aient été écartés sur le fond par le Tribunal, cet arrêt met toutefois en lumière la possibilité de protéger une même création par différents droits de propriété intellectuelle (dessin ou modèle, marque ou droit d’auteur).
Dans une affaire relativement proche, Ferrari avait ainsi pu invoquer l’ensemble de ces protections sur un même modèle de voiture pour obtenir le retrait de la vente d’un jouet miniature en reprenant les caractéristiques, et ce même si seul le volet du droit d’auteur avait finalement été retenu (Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 juin 2010, n° 09/08542).
D’autres affaires ont facilement reconnu la double atteinte au droit d’auteur et à la protection par le dessin ou modèle, la contrefaçon de la marque venant plutôt caractériser la reproduction du nom associé à l’œuvre et non de cette dernière en tant que telle (Tribunal de grande Instance de Paris, 16 octobre 2014, n° 13/08301, notamment).
Quoi qu’il en soit, le principe de l’unité de l’art en vigueur en France permet de bénéficier du cumul de protection droit d’auteur / dessin ou modèle pour une même création, et n’empêche pas – a priori – que le droit des marques s’y applique également (sous réserve bien entendu de ses propres conditions de validité).
L’intérêt d’une triple protection « droit d’auteur – dessin ou modèle – marque » est donc indéniable et peut constituer un « maillage » efficace pour prévenir la contrefaçon, le point de départ de ces droits, leurs durée, étendue, conditions d’application ou encore critères de comparaison étant différents.
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de la protection de vos créations et le choix du droit de propriété intellectuelle le plus pertinent.
L’arrêt en question est disponible via le lien suivant : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218118&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1222635
Références : Tribunal de l’UE, affaire n° T-219/18, 24 septembre 2019
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Anaël DUVAL Juriste spécialisé en PI |
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