La marque collective sans dérogation : pas de régime particulier pour l’appréciation du caractère distinctif, ou du risque de confusion !
Les critères d’appréciation sont les mêmes que pour une marque « classique » estime la CJUE, la fonction essentielle d’une marque collective, étant de « distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises ».
« HALLOUMI » est le nom connu d’un fromage grec, enregistré en 2000 en tant que marque collective de l’Union Européenne, et ce en toute logique pour désigner des « fromages » en classe 29.
C’est dans le cadre d’une procédure d’opposition auprès de l’EUIPO que son titulaire – une fondation chypriote en charge de la protection de ce fromage traditionnel – a invoqué ladite marque à l’encontre d’une demande de marque portant sur un signe semi-figuratif « BBQLOUMI » et visant notamment les « fromages » en classe 29.
Classiquement, les motifs avancés à l’appui de l’opposition étaient – au principal – ceux visés à l’Article 8, 1, b) du Règlement sur la marque de l’UE, à savoir l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure invoquée et la demande contestée.
Cette opposition s’est toutefois vue rejetée par la division d’opposition de l’EUIPO, décision confirmée par la quatrième chambre de recours du même office puis le Tribunal de l’UE dans le cadre de recours intentés par la fondation chypriote.
Une marque collective faiblement distinctive ?
Pour chacune de ces instances, l’argument principal est le faible caractère distinctif de la marque collective antérieure « HALLOUMI », qui ferait seulement référence au nom générique d’un type de fromage. Le Tribunal précisait même à cet effet que « l’existence d’une similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’est pas, dans l’hypothèse d’une marque antérieure descriptive et présentant un faible caractère distinctif, suffisante pour conclure à la présomption d’un risque de confusion ».
L’opposante, en contestant cette analyse devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), fait pourtant valoir que les marques collectives ne peuvent pas, pour ce qui concerne leur caractère distinctif, être appréciées de la même façon que les marques individuelles. Il est notamment avancé que, selon le Règlement sur la marque de l’UE, de telles marques peuvent – par dérogation – désigner la provenance géographique des produits ou services concernés.
Marque collective et marque individuelle : une fonction essentielle proche
Pour répondre à cette démonstration, la CJUE prend un certain recul en s’intéressant tout d’abord à la fonction essentielle d’une marque collective, qui est de « distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises ». Le risque de confusion associé à une marque collective antérieure doit dès lors être entendu comme étant « le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent tous de membres de l’association qui est titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association ».
Cette fonction essentielle se rapproche ainsi grandement de celle de la marque « classique », qui consiste dans la garantie de l’identité d’origine commerciale des produits ou services concernés. Il en est donc de même de la notion de risque de confusion qui – pour une marque antérieure dite « individuelle » – réside dans une possible confusion sur l’origine commerciale du produit ou service de la part du public visé.
Des critères d’appréciation transposables, notamment vis-à-vis du caractère distinctif…
Aussi, la CJUE estime qu’aucune des caractéristiques que présente une marque collective ne justifie qu’il soit dérogé, en cas d’opposition fondée sur une telle marque, aux critères d’appréciation du risque de confusion classiquement établis par la jurisprudence à l’égard des marques individuelles.
En d’autres termes, les critères d’appréciation du risque de confusion sont parfaitement transposables, que l’opposition soit fondée sur une marque antérieure « classique » ou collective.
Pour rappel, la jurisprudence précise que l’existence d’un risque de confusion doit être « appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », l’un de ces facteurs pouvant être le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
La CJUE considère donc qu’il est tout à fait légitime de procéder à une analyse du caractère distinctif de la marque collective « HALLOUMI » invoquée. En outre, l’opposante était parfaitement à même de surmonter le faible caractère distinctif intrinsèque de ce signe pour des fromages en avançant une éventuelle acquisition d’un caractère distinctif élevé par l’usage, ce qu’elle s’est pourtant gardée de faire.
… et aussi du principe d’interdépendance
Les juges décident malgré tout de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, ce dernier n’ayant pas dûment examiné l’interdépendance des facteurs pertinents : il n’est en effet pas suffisant de conclure que, en cas de faible caractère distinctif de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion doit être exclue dès l’instant où il s’avère que la similitude entre les signes « HALLOUMI » et « BBQLOUMI » ne permet pas, à elle seule, d’établir un tel risque.
Le Tribunal aurait également dû examiner si le degré de similitude, voire l’identité, des produits désignés par les marques en cause était également susceptible de favoriser l’existence d’un risque de confusion : « un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible » comme l’avait déjà signalé la CJUE dans un arrêt précédent (CJUE, C-43/15 P, 8 novembre 2016, point 62, arrêt consultable via le lien suivant : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D10AE2ED652D2C752D24E1C820D1D8DC?text=&docid=185198&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8512710).
Un régime particulier seulement pour l’enregistrement de la marque collective
Une marque collective antérieure ne bénéficie donc d’aucun régime particulier dans le cadre de l’analyse du risque de confusion, y compris à l’égard de l’exigence de caractère distinctif.
S’il est vrai que le Règlement sur la marque de l’UE autorise l’enregistrement en tant que marques collectives de l’UE de signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou services (Article 74, point 2), il ne confère toutefois pas un caractère distinctif particulier à ce type de marque. C’est en effet à l’association titulaire de la marque collective de s’assurer que celle-ci dispose bien d’un caractère distinctif, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage sur le marché.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors du choix du signe qui servira de marque collective. Si cette dernière peut être plus aisément acceptée à l’enregistrement, la portée de protection qu’elle confère dans le cadre d’un litige sera vraisemblablement équivalente à celle d’une marque dite « classique ».
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos marques, notamment collectives ou de certification.
L’arrêt en question est consultable via le lien suivant :
Références : CJUE, C-766/18 P, 5 mars 2020
 |