La crise sanitaire actuelle ne fait pas obstacle au tant attendu lancement de la procédure administrative en nullité et en déchéance en France.
L’innovation majeure de la loi PACTE en matière de marques, est entrée en vigueur ce 1er avril 2020 : la création d’une cellule « Annulation » au sein de l’Office Français permet désormais l’introduction d’une action en nullité ou action en déchéance sous forme de procédure administrative.
Il s’agit d’offrir un atout majeur aux titulaires, obtenu à grande force de persuasion des Conseils, qui se fixe comme objectif de faciliter l’accès au contentieux en matière de marques et de réduire les coûts d’une stratégie de libération des registres.
D’expérience, sur les territoires où une telle procédure existe et parfois de longue date comme c’est le cas par exemple en Chine Continentale : la procédure purement administrative est plus rapide et moins coûteuse en comparaison avec les délais et les frais des procédures judiciaires.
L’article L716-5 du Code de Propriété Intellectuelle est amendé pour fixer la répartition des compétences entre l’INPI (procédure administrative) et le Tribunal (procédure judiciaire).
L’INPI se voit ainsi attribuée une compétence exclusive pour traiter des actions en déchéance (pour défaut d’usage) et en nullité (hors le cas spécifique de l’action en nullité fondée sur le droit d’auteur, les dessins et modèles ou un droit de la personnalité).
Techniquement, les procédures en déchéance et en nullité devant l’INPI s’alignent assez grandement sur les procédures que nous maitrisons devant l’EUIPO.
I) Les fondements ouvrant droit à l’action sont les suivants :
- L’action en déchéance peut être introduite contre une marque non utilisée pendant une période de 5 ans, ou contre une marque devenue une désignation usuelle ou contre une marque devenue trompeuse.
- L’action en nullité se fonde sur des motifs absolus (absence de caractère distinctif, mauvaise foi…) ou sur des motifs relatifs (droits antérieurs).
En cas d’action menée sur la base de motifs relatifs il est possible :
- d’invoquer plusieurs droits antérieurs par action sous réserve qu’ils appartiennent au même titulaire ;
- d’invoquer des marques françaises, ou marques internationales désignant la France, et également les marques de renommée, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, AO & IG, nom d’une identité publique, nom ou image ou renommée de collectivité territoriale, ou établissement public de coopération intercommunale).
II) Quant au déroulement et aux délais de procédure
– une phase de pré-instruction est introduite courant laquelle l’INPI informe le titulaire de la marque contestée de l’action (1 mois), et procède à l’examen de la recevabilité de l’action (1 mois),
– puis s’ouvre une phase contradictoire écrite (les parties sont invitées à présenter leurs observations et trois échanges écrits entre les parties sont possibles dans un délai qui s’étend entre 5 à 10 mois selon le nombre d’échanges),
– des observations orales peuvent être demandées par les parties ou à la demande de l’INPI ainsi qu’une suspension de la procédure en cas de nécessité,
– la décision : l’INPI notifie aux parties la fin de l’instruction et rend sa décision dans un délai de 3 mois (cette décision sera susceptible de recours devant la Cour d’Appel).
III) Quelques illustrations :
– La rapide libération des registres :
Une recherche d’antériorité permet le plus souvent de détecter une ou plusieurs antériorité(s) gênante(s), et souvent il est constaté une absence d’usage depuis 5 ans en lien avec la marque antérieur. Dans ce cas, il sera désormais aisé de neutraliser cette antériorité par le biais d’une action en déchéance pour défaut d’usage.
– Le risque constituée par une marque non distinctive, pourtant enregistrée :
Neutraliser une marque qui n’est pas distinctive, afin de lever l’épée de Damoclès que constitue le risque d’utilisation de ladite marque est désormais également facilité par le biais d’une action en nulité sur base d’un motif absolu.
– La gestion facilitée de l’action après l’expiration du délai d’opposition :
Le délai d’opposition en France est relativement court (2mois), et passé ce délai le titulaire d’une antériorité ne bénéficiait jusqu’à présent que d’un recours judiciaire. Désormais le titulaire aura la possibilité d’agir en nullité sur la base d’un droit antérieur.
Ces procédures sont mises en œuvre pour renforcer les droits de nos clients, titulaires de marques, et nous aider à défendre plus efficacement leurs droits.
L’efficacité de cette mesure sera optimale si elle est combinée à :
- La mise en place d’une surveillance
- Un processus interne de collecte et conservation des preuves d’usages efficace.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans ces processus de défense et pour vous informer en détails sur le déroulement de ces procédures.
Le texte est disponible via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039373287
