La Cour (JINGXINGZHONG n°3866) clarifie la notion de « autres moyens inappropriés » d’enregistrement d’une marque et refuse d’appliquer la prescription de 5 ans aux dépôts frauduleux.
Nombre de titulaires de marques ont connu la déconvenue de constater que « leur » marque avait été déposée par un tiers mal intentionné en Chine Continentale.
Des actions majeures sont alors à la disposition du titulaire : l’action en opposition ou l’action en invalidation (ou en annulation).
C’est par un arrêt confirmatif d’une décision de la Cour de PI de Beijing que la Haute Cour du Peuple vient donner deux armes importantes aux déposants légitimes offensés :
- La prescription de 5 ans ne s’applique pas à l’action en invalidation en cas de dépôt d’un tiers par d’« autres moyens inappropriés »,
- La notion de marques déposées avec des « moyens inappropriés» qui sert de fondement à l’action en invalidation (Article 44 et 47 de la loi sur les marques) est précisée.
Par cette décision la Haute Cour offre au titulaire légitime davantage de chances de pouvoir agir efficacement, et caractérisent les moyens inappropriés (ou le dépôt de mauvaise foi) :
- un nombre de dépôts élevé réalisé au nom d’un même déposant, identiques ou similaires à celles d’autrui, bénéficiant d’un caractère distinctif élevé ou d’une certaine renommée,
- et également : un nombre de dépôts élevé identiques ou similaires à la dénomination sociale, ou le nom l’emballages ou la décoration d’un produit bénéficiant d’une certaine réputation.
Cette dernière précision concernant les décorations était très attendue : les logos de marques notoires ne pourront plus, si la décision de la Cour est confirmée, être impunément reproduits !
- Il convient de noter que certaines décisions récentes rendues en matière d’opposition acceptent également de retenir ces critères caractéristiques.
- La Loi sur Marques amendée le 23/04/2019, ajoute un article 4 qui précise : une demande d’enregistrement de marque effectuée sans intention d’exploitation doit être rejetée (le dépôt est ainsi supposé de mauvaise foi).
C’est ainsi que le dépôt de la marque n°3423370 est finalement invalidée pour avoir été enregistrée « par d’autres moyens inappropriés ».
Nous sommes à vos côtés et à votre disposition pour analyser les axes de défense de vos droits de marques en Chine et vous fixer sur les chances de succès.
