La Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) vient de lancer un projet pilote sur la procédure en radiation de marques.
Pourquoi le Canada met en place un tel projet ?
Auparavant, les marques pouvaient uniquement être radiées suite à une action engagée par un tiers intéressé. Ces procédures engendrent des coûts et limitent ainsi fortement le nombre de radiation pour défaut d’usage.
L’objectif que se fixe l’office des marques canadien est de pouvoir estimer le taux d’usage des marques enregistrées depuis plus de trois années auprès d’un échantillon.
L’objectif final est clairement annoncé, il s’agit de limiter l’encombrement du registre et de ne conserver à terme que les marques légitimement enregistrées, et donc exploitées.
Qui est concerné ?
L’Office canadien adressera des requêtes de preuves d’usage aux titulaires de marques enregistrées depuis plus de trois années.
100 requêtes ont été adressées au mois de janvier 2025 et 50 seront adressées aux mois de février et mars. Les chiffres pour les mois suivants ne sont pas encore fixés.
Le principe : une sélection au hasard.
Dès lors, tout titulaire d’une marque soumise à obligation d’usage est susceptible de recevoir une requête et de devoir prouver l’usage de sa marque au cours des trois dernières années.
Comment anticiper une telle requête et être en mesure d’éviter la radiation ?
Bien évidemment, votre marque doit être exploitée au Canada.
Pour autant, plusieurs questions se posent :
- Qui réalise l’usage ?
Le titulaire inscrit ? Un licencié ? …
Il est vivement recommandé d’inscrire en amont toute cession ou licence portant sur la marque afin de rendre légitimes les preuves d’exploitation réalisées par un tiers autorisé.
La licence devra comporter des dispositions spécifiques assurant un contrôle direct ou indirect par le titulaire pour que l’usage par le licencié soit considéré pertinent.
- Quels produits et/ou services sont réellement exploités ?
Il sera nécessaire d’apporter la preuve de l’usage pour chacun des produits et/ou services visés à l’enregistrement par la marque. Nous n’insisterons jamais assez sur l’intérêt trop souvent négligé d’établir une liste précise des activités revendiquées.
- Quelles preuves ?
Pour les produits, la meilleure preuve est la photographie du produit où la marque est apposée, comme aux Etats-Unis. Si la marque n’est pas apposée sur le produit en lui-même, la photographie de l’emballage permettra également de prouver l’usage d’un produit.
Que faire si la marque n’est pas apposée sur le produit ou son emballage ? Les preuves disponibles seront étudiées au cas par cas.
Pour les services, il conviendra de prouver que la marque est reproduite dans l’exécution ou dans l’annonce de services (une publicité ou une brochure par exemple).
Dans tous les cas, la clef est de collecter et conserver les preuves à échéance régulière, comme d’apposer la marque sur un maximum de supports.
Comment faire si la marque n’est pas exploitée ?
Comme dans la plupart des législations, il est possible d’éviter la radiation en cas de « justes motifs ».
Ces circonstances qui justifient l’absence d’usage doivent être indépendantes de la volonté du titulaire, comme par exemple le serait un délai de délivrance d’une autorisation administrative.
Il est également possible d’éviter la radiation en prouvant que la marque sera exploitée à court terme avec des justificatifs des préparatifs de l’usage.
Le Groupe Vidon est à votre disposition pour vous aider à mettre en place les bonnes pratiques d’usage et à gérer vos preuves d’usage pour éviter la radiation de vos marques. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.