Seul le titulaire d’une marque bénéficie du droit de former opposition à l’encontre de dépôts composés de son nom patronymique, sur la seule base d’une marque antérieurement enregistrée.
Devons nous attendre du Paquet Marque une plus forte protection, à défaut pour l’INPI d’avoir exploité L711-3?
En l’état de notre droit positif, un particulier (en l’occurrence Thibaut de Saint-Rapt) a pu enregistrer trois marques en France auprès de l’INPI sur les signes « LAETITIA HALLYDAY », « JADE HALLYDAY » et « JOY HALLYDAY » !
Les oppositions formées à l’encontre de ces trois dépôts sur la base de la marque française « JOHNNY HALLYDAY » n° 1218051, enregistrée au nom de Jean-Philippe SMET dit Johnny HALLYDAY, n’auront pas abouties.
C’est par trois décisions rendues le 25 septembre dernier que l’INPI rejette ces oppositions, au motif « qu’il appartient à l’Institut de déclarer irrecevable une opposition présentée par une personne qui n’avait pas qualité (les documents fournis à l’appui de l’acte d’opposition lui permettant de constater que cette qualité n’était pas remplie en l’espèce (…)). Qu’ainsi, au jour où l’opposition a été formée, Monsieur Jean-Philippe SMET dit JOHNNY HALLYDAY ne pouvait plus agir en qualité de propriétaire de la marque antérieure invoquée ».
C’est donc bien sur un pur motif de forme que l’INPI rejette les oppositions formées, au visa de l’article R712-15 du CPI[1]. Les trois marques se trouvent ainsi enregistrées par l’Office français le 12 octobre dernier.
Si la famille Hallyday ne se trouve pas dépourvue d’actions possibles, celles-ci impliquent désormais la mise en œuvre d’une stratégie judiciaire plus longue.
Devrons nous attendre l’évolution offerte par le Paquet Marque (§1), alors que l’examinateur en charge de l’enregistrement disposait d’outils tels que les dispositions de l’article L711-3 ?
§1. Le « Paquet Marque » offre-t-il une perspective d’évolution ?
Une opposition à l’encontre d’une demande de marque française ne peut être fondée que sur l’un des droits suivant :
- une marque française, européenne, internationale visant la France ou l’UE, ou une marque non déposée mais notoire ;
- une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux ;
- le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ;
- une AOC, une AOP ou une IG régies par le Code rural et de la pêche maritime.
La Directive UE 2015/2436 du parlement européen et du conseil, adoptée à la fin de l’année 2015 et composant en partie la nouvelle réglementation intitulée « Paquet Marque », prévoit en son article 5 un point 4 selon lequel « tout État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:
b) l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur, autre que les droits visés au paragraphe 2 et au point a) du présent paragraphe, et notamment:
i) d’un droit au nom;
ii) d’un droit à l’image;
iii) d’un droit d’auteur;
iv) d’un droit de propriété industrielle »
Souhaitons donc aux titulaires la transposition la plus rapide possible de la Directive Paquet Marque !
En l’espèce, cette disposition aurait pu permettre aux membres de la famille HALLYDAY de s’opposer à l’enregistrement frauduleux de ces marques sous la réserve que l’INPI (à défaut du Législateur) assimile en pratique un pseudonyme artistique à un « nom ».
§2. Existait-il d’autres pistes ouvertes à l’INPI : Quid de l’application de motifs absolus en lien avec un nom ayant reçu un hommage national ?
L’article L711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose, dans ses alinéas b) et c) que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Vraisemblablement, l’examen des motifs absolus de nullité mené par l‘examinateur aurait pu conduire l’INPI à émettre un refus d’enregistrement de ces trois dépôts sur la base de ces dispositions.
Ne serait-il pas contraire aux bonnes mœurs françaises de tirer profit de la notoriété d’autrui ?
Au surplus, ces marques ne sont elles pas de facto trompeuses pour le public, a minima sur la nature des produits et services vendus sous ces marques ?
La nature d’un produit marqué renvoie à « l’ensemble des caractères, des propriétés qui définissent quelque chose » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nature/53894)
L’extrême notoriété attachée aux signes déposés ne vient elle pas tromper le consommateur sur la nature des « lunettes » ou autres « supports d’enregistrement numériques » qui sont désignés par ces marques ?
Clairement, le consommateur français, face à une paire de lunette marquée « LAETITIA HALLYDAY » ou « JADE HALLYDAY » se figurera être face à un produit validé par l’un des membres de la famille.
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la construction de votre stratégie de défense.
Lucie PREVOST Soazig THEMOIN
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Mandataire Européen en Marques et Modèles CPI, Mandataire Européen en Marques et Modèles
[1] R712-15 du CPI. : (…) « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R. 712-26. »